眾律國際法律事務所

專利進步性之判斷（三） —  我國於進步性之原則     專利工程師  /  陳詠容

三、我國專利法對於進步性之判斷準則

對照美國判例所建立之原理原則與我國《專利法》與《專利審查基準》之進步性判斷標準大體上為一致的。我國於在判斷進步性時依循下列步驟^[1]：(1) 確定申請專利之發明的範圍；(2) 確定相關先前技術所揭露的內容；(3) 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(4) 確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；(5) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。且判斷時應以專利申請發明整體為對象，綜合考量其是否有動機而明顯結合相關先前技術，包含技術領域、所欲解決之問題、功能或作用的關連性或發明的教示或建議。發明雖經上述判斷不具進步性，惟倘其具有無法預期之功效、解決長期存在的問題、克服技術偏見、獲得商業上的成功，則申請專利之發明仍應視為非能輕易完成。

四、我國判例對於進步性之判斷準則

審視最高法院廢棄智慧財產法院或台灣高等法院之判決或裁定中，最高法院所持判斷爭議專利是否具進步性（非顯而易知）之理由，其主要包含如下[2]：(1) 爭議專利是否具功效之增進；(2) 爭議專利是否係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成；(3) 爭議專利是否為熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展；(4) 先前技術所揭露者於欲解決之問題是否提供教示建議或動機；(5) 爭議專利是否可達成不同之功效。其中又以專利是否具功效之增進為主要判斷標準者占大多數，而先前技術對於爭議專利是否提供教示建議或動機則占少數，與美國實務上判斷進步性之準則相符。

而最高行政法院對各引證之考量則係著重於引證案是否教示或揭露系爭專利之技術特徵，未探究引證案是否教示系爭專利所欲解決之問題[3]。此與KFR案中美國最高法院所教示兩原則一致，即應以請求項之客觀範圍為判斷標的，而先前技術與爭議專利所欲解決的問題雖未必完全相同，不能因此即不考慮以引證專利所揭露之技術作為證據。且應設想一位通常知識者在面對問題時，有可能利用的所有解決方式，不應將技術領域侷限於該發明之所屬領域。

當有一項發明或創作時，到底應該要申請專利還是要做為營業秘密呢？可以先從專利法以及營業秘密法來了解兩者的定義。

專利法第1條規定：

「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」

專利法第58條規定：

「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

專利法第2條規定：

「本法所稱專利，分為下列三種：

一、發明專利。

二、新型專利。

三、設計專利。」

發明專利的定義如專利法第21條規定：

某甲具有一保溫杯A的專利，該保溫杯包含一具隔熱功能的杯身A1、以及一有隔熱功能的杯蓋A2。某乙具有另一保溫杯B的專利，該保溫杯具有一有隔熱功能的杯身B1、一個有隔熱功能的杯蓋B2以及一可固定於杯蓋上的杯子B3。某乙製造保溫杯B是否會侵害某甲的專利？若某甲觀察到市面上販賣的保溫杯B銷售奇佳，某甲也想製造、販賣保溫杯B，某甲是否會侵害某乙的專利？

以上兩個問題的答案都是肯定的。某乙的專利中，具有隔熱功能的杯身B1與A1是一樣的、具有隔熱功能的杯蓋B2與A2是一樣的。雖然某乙因保溫杯B具有進步性而取得專利權，但保溫杯B落入了某甲的專利中，必須取得某甲的同意才能生產製造、販賣。同樣的，某甲的專利雖然專利範圍涵蓋保溫杯B，但其生產、販賣保溫杯B一樣會侵害到某乙的專利，必須取得某乙的同意才能生產製造、販賣。此時，某甲與某乙可以考慮是否要交互授權來取得雙方的最佳利益。

專利法第58條規定：

「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

不予發明專利之項目 / 專利工程師林孟萱

一.  請求項之類型

請求項分為獨立項以及附屬項兩種，此兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於實質內容的認定並無影響。不論何種類型之請求項之記載，均應以「明確」、「簡潔」以及「為說明書所支持」為原則。

(一). 獨立項

獨立項應敘明申請專利之標的的名稱，以及申請人所認定之必要技術特徵。獨立項所載之必要技術特稱，是該專利申請案之標的與先前技術比對之基礎。

獨立項可使用二段式或其他形式撰寫，二段式撰寫分為「前言部分」以及「特徵部分」，前言部分須包含申請專利之標的以及與先前技術共有之必要特徵，標的名稱須屬於說明書中記載的技術領域，特徵部分應以「其特徵在於」、「其改良在於」或類似用語來敘明有別於先前技術之必要技術特徵。於解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分結合來解釋。兩段式撰寫法僅適用於獨立項，附屬項並不適用。

(二). 附屬項

一.前言

對於發明專利以及新型專利而言，專利權人所擁有的專利權範疇，取決於專利申請範圍內所載明的請求項，因此請求項的文字記載是否明確、必要技術特徵是否都有涵蓋，將會影響該專利是否於符合「新穎性」、「進步性」等專利要件，亦會影響取得專利權後，主張專利權時範圍涵蓋是否足夠使用等等。

二. 請求項之記載型式

專利法施行細則第18條、第19條及第20條有規定請求項記載之型式，若違反細則中之規定又未於期限內申復或修正者，可依違反專利法第26條第4項為由，予以核駁。

請求項之記載結構包含前言以及主體，通常使用一連接詞介於其中，前言是描述申請專利之標的，主體是描述技術特徵之關係，連接詞用於連接前言與主體。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。

使用開放式連接詞時，表示不排除請求項中未提及之元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」等。開放式連接詞的應用，可以使得被控侵害物/方法附加請求項沒有包含的限制要件時，仍落入請求項的範圍。但相對的，由於範圍相對較大，因此相對容易因為近似/相同前案而不具備「新穎性」、「進步性」。

電腦軟體之專利性(三) / 專利工程師林孟萱

四. 電腦軟體專利在我國的現況

我國現行專利法對於電腦軟體相關專利的規範，可視為結合了歐洲與美國的判斷標準。以電腦軟體相關發明作為專利的標的時，須考量其內容是否包含「技術性」以及電腦軟體或硬體是否具有特殊性，是否為「解決問題不可或缺的手段」。

專利法21條中對於發明的定義，必須是利用自然法則之技術思想；專利法逐條釋義中也記載，「自然法則本身」、「單純之發現」、「違法自然法則者」、「非利用法自然法則者」以及「非技術思想者」，不可作為專利之標的。一般認為電腦程式、軟體本身是透過人為計畫安排或是利用數學方法、科學原理所撰寫的程式語言，非屬利用自然法則而產生的技術思想，故不可作為專利之標的。

然而，專利審查基準中提到：「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。」也就是說，雖然電腦程式、軟體本身本身不可作為專利之標的，但電腦程式、軟體相關的發明具有技術性時，可認定其符合發明的定義。也就是說不能因申請專利之標僅其中一部分沒有利用自然法則，就認定該標的整體不符合發明的定義。

在92年專利法修法後，當專利權受到侵害時，只能尋求民事救濟。而依民法的精神，損害賠償是為回復或填補他人所受之損害，使被害人回復至未受損害前之原狀，然而專利權是一種無體財產權，專利權受到的侵害，難以恢復原狀，僅能以金錢賠償。

專利權人對於專利侵權所造成的損害金額，有舉證之責任，但因專利權受到侵害所造成的損害金額判定不易，因此專利法第97條第一項規定了三款計算方式，供專利權人擇一方式計算其損害。

(一). 以該專利權受侵害前後所獲利益之差額作為受損害之金額。

依民法第216條(註[1])，以專利權人所受到的損失作為出發點，依專利權人之物品專利或方法專利所製造之產品，因該侵權行為發生而導致市場銷售量下降、減少獲利所計算出來的金額；若專利權人無法舉證其損害金額，可就其專利權實施之通常可獲之利益，扣除該專利權受侵害後，實施同一專利權所獲得之利益作為受損害之金額。

(二). 依專利侵害人之侵害行為所獲之利益衡量計算受損害之金額。

若將銷售該品項的收入全部視為侵害行為所獲得的利益，是將系爭專利產品視為獨占市場的產品，並不合理。又若侵權行為人對市場通路之掌握或銷售能力極為強大時，而將系爭專利的全部收益作為損害賠償，亦不合理。故應考量實際個案情況衡量計算。

(三). 依授權實施該專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

我國專利法關於專利侵權之規定，原本採用民事、刑事雙重保護。但自90年10月專利法修正後刪除了侵害發明專利的刑事處罰，92年修法又刪除了侵害新型專利以及侵害設計專利的刑事處罰。自此侵害他人專利已無刑事責任，只有民事責任。

專利法第96條規定了侵害專利權之請求權，專利侵權的民事救濟方式分為「除去、防止侵害」以及「損害賠償」兩種類型。「除去、防止侵害」之請求不以行為人主觀上有故意或過失為必要，只要滿足客觀上有侵害之事實或侵害之虞即可主張該請求。「損害賠償」之請求則必須以行為人主觀上有故意或過失為必要。針對「除去、防止侵害」之請求，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，專利權人或專屬授權人可請求銷毀或作其他比要之處理。

基本上，專利權人以及專屬被授權人在被授權範圍內對於侵害其專利權者，皆可請求「除去、防止侵害」或「損害賠償」。依目前規定，專屬授權人可以獨立起訴侵權行為人，不須在專利權人被通知且不請求民事救濟後才能提起訴訟。

一般而言，在專利申請案未取得專利權之前，製造該物品者不負侵權責任，但若違反專利法第41條所規定，專利申請人於專利申請案公開後曾以書面通知仍繼續為商業實施者，以及明知該申請案已公開，仍於公告前繼續為商業實施者，專利權人於該專利獲准公告後得請求適當之補償金。

因專利侵權之性質等同於民事侵權行為，故專利侵權的請求權期限如民法第197條(註[1])所規定，「損害賠償」的請求權，自請求權人知道有專利侵權行為及賠償義務人起，2年間不行使而消滅，或自侵權行為開始超過10年不行使也會消滅。「除去、防止侵害」的請求權，則依民法第125條(註[2])所規定，於15年內不行使則消滅。而針對違反專利法第41條之補償金請求權，自公告日起，二年間不行使則消滅。

一. 前言

我國目前並無如美國或澳洲有臨時案制度，可供申請人使用簡單的技術文件取得申請日。相較於臨時案，我國目前有「國內優先權」以及「以外文本提出申請案」的制度可供申請人利用。

二. 我國現有制度與美國、澳洲臨時案制度比較

以外文本提出專利申請 / 專利工程師林孟萱

 一. 前言

為顧及申請人權益，讓申請人可以儘快取得申請日，申請專利時，可使用外文本提出說明書、申請專利範圍以及圖式，但須於專利專責機關指定之期限內補正中文本，才可以外文本申請之日為申請日。

二. 外文本之規定

(一). 語文限制：外文本以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文9種語文為限。

(二). 外文本包含內容：說明書、至少一項請求項以及必要之圖式。

簡介專利申請案檢索報告 / 專利工程師 林孟萱

一. 檢索報告之目的

專利申請案檢索報告是用來記錄實體審查的過程中，審查人員認為與申請案請求項相關之文獻段落，關聯之程度與種類會使用關聯性代表加以標註。檢索報告無須申請，通常該報告會與「審查意見通知函」或「核准審定書」一同寄給專利申請人。

二. 何時不會有檢索報告

當申請案之全部請求項或部分請求項有下列情事者，會先以「審查意見通知函」通知申請人，待申請人於期限內提出可排除下列情事之申復說明或修正說明書後，才會於後續審查程序檢附檢索報告，否則將直接進行審定。

• 發明為非利用自然法則之技術思想之創作者。（專利法第21條）
• 為專利法規定不予發明專利者。（專利法第24條各款）
• 專利說明書發明說明未明確且充分揭露發明技術特徵內容，導致無法瞭解發明內容者。(專利法第26條第1項)
• 為非可供產業上利用之發明者。(專利法第22條)
• 與另一發明或新型專利申請案為相同之發明。(專利法第31條)
• 不符發明單一性規定者。(專利法第33條)
• 實質上非為兩個以上之發明而為分割申請，該分割案以不符分割之實體要件處分不准分割時。(專利法第33條)
• 申請專利所為說明書、申請專利範圍或圖式之修正內容，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者。（專利法第43條第2項）

此外，檢索報告是實體審查制度下的產物，故未經實體審查之新型專利，不會有專利申請案檢索報告。

新型專利技術報告與舉發之比較 / 專利工程師 林孟萱

一. 前言

新型專利技術報告僅供作為新型專利之權利行使與技術利用之參考，並無行政處分，故無法律上之效力；若認為新型專利有不應准予專利之事由者，應循「舉發」途徑，其審定結果始具法律效力，除了新型專利之外，舉發還適用於發明專利與設計專利。

二. 比對內容之差異

新型專利技術報告制度是為協助社會大眾判斷僅經形式審查之新型專利是否符合實體要件，故僅針對「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」與「先申請原則」逐一比對。舉發除了比對實體要件之外，尚包括(註[1])專利法第71條(發明專利舉發事由)、專利法第119條(新型專利舉發事由) 、專利法第141條(設計專利舉發事由)：

1. 非共同申請。
2. 非屬利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。
3. 有妨害公共秩序或善良風俗。
4. 非可供產業上利用之新型。
5. 說明書未明確且充分揭露，而無法據以實現申請專利之創作；申請專利範圍未以明確、簡潔之方式記載，或未為說明書所支持。
6. 改請、分割、修正、更正超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
7. 補正、誤譯訂正、取得專利權後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。
8. 更正、取得專利權後之誤譯訂正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

先申請原則與一案兩請 / 專利工程師 林孟萱

一. 前言

根據專利法第58條所規範，發明專利權之效力，「專有排除他人未經同意而實施該發明之權。」專利權是一種具有排他性的權利，一項發明只能授予一項專利權。

二. 先申請原則

專利法第31條揭露了專利的先申請原則，先申請原則是指當相同發明有2個以上的申請案時，即使所有的申請案都符合專利核准要件，也僅得就最先申請者准予發明專利，除非後申請者所主張的優先權日早於先申請者的申請日。所謂相同發明，是指兩個以人的申請案間任一請求項所記載之發明相同者。

若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日，而申請人不同時，必須於期限內協議專利權的歸屬，若協議不成，則均不予專利。若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日，而申請人亦為相同人時，應通知申請人限期擇一申請，期限內未擇一申請者，均不予專利。