USPTO根據Booking.com最高法院判決發布商標指南
知名訂房網站Booking.com今年6月底於美國最高法院勝訴，確認其Booking.com具有商標權[1]。10月，美國專利商標局(United States Patent Trademark Office)並發布有關此判決修正之商標審查指南(Examination Guide 3-20)，取代過往USPTO對相關類型商標的審查操作實務[2]。
Booking.com是由預約(Booking)一詞，加上網域IP「.com」組成。過往，USPTO審查指南有一原則(per se rule)認為，只要是由通用名稱(Generic term)，加上上層網域標示，例如：Generic.com，則將同樣不具識別性。不可獲得商標。經過Booking.com一案，修正的新規則將適用類似的.com、.net、.org、.biz或.info，等商標申請審查。
簡言之，美國最高法院拒絕USPTO直接將通用名稱加上.com之字元，認定為不具識別性。因此，審查人員應以個案(Case-by-Case)之基礎，根據記載之證據判斷是否消費者能對Generic.com的標示，識別特定商品或服務名稱。若要對此類商標發出核駁，審查人員應說明相關消費者能辨識出該標示的主要意義(Primary Significance)。
一般而言，若能舉證提供相同類型商品或服務的第三者，在網域名稱中含有相同的用詞，則該標示不具識別性。然而，儘管缺乏證據，仍有可能在該通用名稱(Generic term)加上.com對消費者不能產生「區隔商品或服務」的額外意義(additional meaning)時，證明該標示不具識別性。
Booking.com案中最高法院指出，無論網域名稱註冊，商標之註冊審查仍回到商標法，判斷是否消費者能識別商品或服務來源。依據美國商標法(Lehman Act)，是否為通用(generic)應依據消費者認知決定。雖然，最高院承認使用通用名稱或描述性元素時，消費者較難想到該元素可能具有與標示擁有者相關的其他意義。
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[1] SCOTUS Rules “Generic.com” Marks Are Eligible For Federal Trademark Protection https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2020-07-07-scotus-rules-genericcom-marks-are-eligible-federal (Latest viewed: 2020/11/4).
[2] USPTO. Examination Guide 3-20 —Generic.com Terms after USPTO v. Booking.com (Oct. 2020).
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