眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.20

一、前言
經濟部智慧財產局於102 年 1 月 22 日發布「專利審查基準第二篇第十三章」修訂，並自102年1月1日生效，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、「專利審查基準第二篇第十三章醫藥相關發明」修正要點：
(一) 修正2.1節之「申請專利之標的的類型」為「請求項之範疇」，其中，醫藥相關發明之請求項一般分為物之請求項及方法請求項，而形式上為用途的請求項，其申請標的應視為相當於方法請求項。
 
(二) 「2.2.1人類或動物之診斷、治療或外科手術方法」一節中，依新專利法第24條及總則第二章審查基準修正相關內容。
 
(三) 「2.2.1.3人類或動物之外科手術方法」一節中，刪除「外科手術方法若非以疾病之診斷、治療為目的，則無法供產業上利用，例如美容、整型方法。」

同時新增外科手術方法包括非以診斷、治療為目的之美容、整型(如割雙眼皮、抽脂塑身、豐胸)方法。

(四) 「3.1.1違反可據以實現要件的審查」一節中，配合專利法第26條第1項之內容修正，並參照總則第1章1.3.1 可據以實現要件，將「充分揭露而可據以實施」修正為「可據以實現要件」。
 
(五) 「4.1請求項之範疇」一節中，新增用途請求項例如「化合物A作為藥物之用途」的撰寫形式，並說明「化合物A在製備治療疾病X之藥物的用途」或「醫藥組成物B之用途，其係用於製備治療疾病X之藥物的用途」視同一種製備藥物之方法，非屬人類或動物之治療方法。

(六) 「4.2請求項之記載原則」一節中，新增「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，申請專利範圍為申請專利之發明是否具備專利要件的審查對象，因此，申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項」。
 
(七) 「4.2.1明確」一節中，修正「物的發明例如化合物或組成物均可以各種方式，例如結構、作用、功能、性質、特徵、方法、用途或前述方式之組合界定其技術特徵」為「物之技術特徵應以結構予以界定，若無法以結構清楚界定時，始得以功能、特性、製法或用途予以界定」。
 
(八) 「4.2.1.2醫藥組成物請求項」一節中，配合絕對物質新穎性觀念，刪除醫藥組成物通常以所適用之病症名稱或藥理作用與習知醫藥用途區別之記載。

(九) 「4.2.4審查注意事項」一節中，新增「醫藥用途請求項，若以藥理機制界定其所製備藥物之用途，則須該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就該藥理機制參酌申請時之通常知識，可得實質對應一個或以上的具體病症名稱，始認定請求項為明確。」
 
(十) 「5.2.2醫藥組成物請求項」一節中，新增「以醫藥用途界定組成物之發明，通常只是對該組成物所適用之病症、藥理機制或使用方法的描述，應認定其申請專利範圍為組成物本身，所記載之用途對於判斷其是否符合新穎性或進步性不生作用。」

(十一) 「5.2.3醫藥用途請求項」一節中，新增「若化合物或組成物具新穎性，其醫藥用途請求項當然具新穎性；若化合物或組成物不具新穎性，其醫藥用途請求項係就所使用之化合物或組成物所主張的醫藥用途來判斷」，並例示說明。

三、結語

此次「專利審查基準第二篇第十三章醫藥相關發明」已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修訂「專利審查基準第二篇第十三章、第十五章」，並自102年1月1日生效，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318939&ctNode=7502&mp=1