眾律國際法律事務所 專利工程師 鄧旭敦
2014.03.10
一. 前言
說明書、申請專利範圍或圖式公告後之更正，除了可消除其中的疏失、缺漏外，主要是限縮申請專利範圍，以避免構成專利權被撤銷之理由，本文依據發明專利審查基準之更正一章，對其作簡介。
二. 更正之時機
（一）發明申請案取得專利權後，專利權人主動申請。
（二）發明專利案經他人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請。
三. 更正之事項
更正僅止於請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正或不明瞭記載之釋明，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。而以外文本提出申請者，其誤譯之訂正不得超出申請時外文本所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍：
（一）請求項之刪除：刪除一項或多項請求項。
（二）申請專利範圍之減縮：當申請專利範圍有過廣之情形時，應予減縮。
（三）誤記或誤譯之訂正。
（四）不明瞭記載之釋明：因為敘述不充分而導致文意仍不明確，可對該不明瞭之記載作釋明。但為了因應舉發之不具新穎性及進步性之理由而提出申復，並主張其申請專利之發明的新穎性及進步性已因為闡明而可趨於完善、明確，此種僅提出申復之方式，非屬不明瞭記載之釋明，不能解決新穎性及進步性之問題，應以縮減申請專利範圍之方式另行提出更正本。
四. 實質擴大或變更申請專利範圍
更正申請專利範圍之記載，或是僅更正說明書或圖式之記載而導致實質擴大或變更申請專利範圍者：
（一）擴大範圍：
1. 請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。
2. 請求項減少限定條件。
3. 請求項增加申請標的。
4. 於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容。
（二）變更範圍：
1. 請求項所記載之技術特徵是以相反的涵義用語置換。
2. 請求項之技術特徵改變為實質不同意義。
3. 請求項變更申請標的。
4. 請求項更正後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵。
5. 申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。
（三）實質擴大或變更申請專利範圍之態樣
1. 請求項之下位概念技術特徵更正為上位概念技術特徵。
2. 擴大申請專利範圍所記載之數值範圍。
3. 以封閉式連接詞記載之請求項，更正為開放式連接詞記載者。
4. 將特定用途之請求項更正為亦可適合於其他用途之請求項。
5. 於解釋申請專利範圍時，將引進說明書所記載之均等範圍，導致實質擴大申請專利範圍。
6. 刪除請求項之部分技術特徵，但減少限定條件之結果將導致實質擴大申請專利範圍。
7. 將說明書中已揭露但公告時之申請專利範圍未涵蓋的技術內容增加記載於請求項中，將實質擴大申請專利範圍。
8. 增加請求項之總項數。
9. 增加新的請求項：包含更正後請求項無法與更正前請求項相對應者；或更正後導致複數請求項與更正前單一請求項相對應者，或恢復核准公告前已經刪除之請求項。
10. 對於擇一記載形式（或馬庫西形式）的請求項，將說明書中記載之一個選項增加至請求項中。
11. 減縮申請專利範圍所記載之數值範圍，但減縮後所代表之涵義與更正前申請專利範圍解釋不同者。
12. 說明書或圖式之更正，導致申請專利範圍之解釋與公告時之涵義不同者。
13. 變更請求項之發明範疇：例如物之請求項更正為方法請求項。
14. 將更正前申請專利範圍未記載但說明書或圖式中已揭露之技術特徵引進於請求項內者。而若為更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍。
15. 刪除獨立項後，將附屬項改寫為獨立項，導致實質變更申請專利範圍。
16. 變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，通常導致請求項之技術特徵的改變。
17. 誤記
18. 誤譯
參考資料
中華民國專利法
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007
專利審查基準，經濟部智慧財產局
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