眾律國際法律事務所

　　蒐證程序(discovery)應該是美國專利侵權訴訟中最繁重、最無趣且最昂貴的部份，對非美國國內的廠商來說往往較不注重蒐證程序(discovery)，但在專利侵權訴訟時會花費這麼多的時間及金錢在蒐證程序(discovery)上，亦有其原因。

　　蒐證程序(discovery)包括書面質詢(interrogatories)、要求提供檔案(document requests)、口供證詞(depositions)及要求確認事實(requests for admissions)。對被告來說，可透過蒐證程序(discovery)要求專利權人提供相關的事證，特別是不利於專利有效性的資料，例如專利權人於專利申請時隱匿的資料。當法院同意一方提出之蒐證程序(discovery)的內容時，另一方則勢必要提供相對應的資料。

　　對非美國境內的研發人員來說，往往不甚瞭解蒐證程序(discovery)的效力，因此常會在往返的電子郵件中留下不利的證據。具體來說，台灣的研發人員在提出專利申請前，往往會要求事務所檢索相關的先前技術。這些先前技術的資料可能會留在研發人員的電腦或電子郵件中，而在提出專利申請時通常也不會將這些資料主動提供給美國專利局。然而美國專利法施行細則37 CFR 1.56規定了，申請人有義務在專利審查階段，將已知的先前技術或者是可能對申請案的可專利性造成影響的資料提供給審查委員，換言之上述的檢索及未提供資料的動作已經造成專利申請時的瑕疵。被控侵權者在蒐證程序(discovery)可要求專利權人提供與事務所往來的電子郵件或者是發明人的電腦資料，若被控侵權者從中找到這些資料，將很有可能會直接影響到專利的有效性，並使得專利侵權的結果一夕翻盤。

　　由於台灣跟美國的法律存在根本上的差異，造成國內的企業在提出專利申請時往往不會注意這些細節，如揭露義務的規定，而在侵權訴訟時亦會輕忽蒐證程序(discovery)，進而造成專利無效的機率大幅增加。

　　為此對國內的企業來說，除了平時應該落實對員工的法律訓練以外，在提出專利申請時更應該注意可能導致專利無效的細節。在面臨專利侵權訴訟時，更應遵循專業律師的建議，而不應該忽視蒐證程序(discovery)，以避免在專利侵權訴訟中處於絕對的劣勢。此外在面對美國專利侵權訴訟時，更不應以台灣訴訟的角度去判斷，而拒絕提供或是隱匿證據，進而導致整個專利侵權訴訟的挫敗。

專利專案經理 蕭錫裕

關鍵字：1. Discovery；2.揭露義務

參考資料
PATENT LITIGATION AND STRATEGY, second edition