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雙11之際 阿里巴巴與京東爭商標權

雙11，原本意旨光棍（即單身），如今，已經成為特別的消費節慶，如同歐美行之有年的黑色星期五，每年此刻刺激著購物情緒。今年雙11悄悄來臨，各路電商依然紛紛祭出活動。剛好於節日前一天下午，北京知識產權法院開庭，審理有關「雙11」註冊商標撤銷複審行政訴訟。

「雙十一」、「雙11」兩商標，是阿里巴巴公司分別在2012年12月28日註冊，指定使用於第38類之商標（商標證號：10136420、10140393號）。其中，阿里巴巴的中文字「雙十一」商標，已經在2019年10月27日撤銷成立。阿里巴巴不服。

稍早10月間，北京知識產權法院先公告了兩件2017年商標撤銷行政判決[1]。與本案相同，除知識產權局外，參與者均為阿里巴巴、及北京京東公司兩位電商巨頭。不過，爭執的是另外2013年，京東公司註冊的「京東雙十一」商標（證號：13543953號）。

「京東雙十一」商標，由阿里巴巴向商標審理委員會裁定撤銷，京東公司再向知識產權法院提起行政訴訟。該案由於法院認為針對不服撤銷的理由，京東公司無法提出證據佐證，不予支持。判決指知識產權局撤銷「京東雙十一」的裁定理由並無不當，駁回京東公司請求。

這次，阿里巴巴對「雙十一」被撤銷仍不感到滿意；並且，京東公司也想對阿里巴巴仍有效之「雙11」提出挑戰。因此，11月10日下午，北京知識產權法院聽審兩方及知識產權局意見。仍待後續法院判決[2]。

從雙11後媒體發布的業績捷報來看，單身貴族們的潛力，電商平台們早已經注意到了。眾律國際法律事務所累積多年國際商務法律、智財取得、電子商務、權利維護之經驗，為您的全球布局提供專業、精準之建議。

歐洲專利局(EPO)遠端異議聽證程序(VICO)更新

疫情下，許多國家採取移動或健康風險限制措施，避免人與人接觸。歐洲專利局(European Patent Office, EPO)為對抗疫情，實施遠端異議聽證。11月10日，EPO再發布對於此視訊會議(videoconference, VICO)之改善措施，促進對此程序的利用率[1]。

對於自5月間實施以來的VICO程序，本次更新包含改善必要法規架構、技術基礎需求，以及支援服務訓練等面向。近期，Zoom平台的技術更新也進一步支援多方異議(Opposition)和解讀(Interpretation)程序。此次更新，亦為歐洲專利專業人士認同。

然而，EPO亦報告目前的措施仍未能充分解決過去半年遭遇的積案問題。甚者，隨著疫情持續發展，EPO也啟動保持社交距離之手段，確保在EPO辦公空間保護其職員並減少並可能之衝擊。因此，EPO發布：

1. 面對面的異議聽審將與先期計畫一同，延後至2021年9月15日（原定2020年12月31日）。
2. 在先期計畫期間對於以VICO方式舉行異議程序，自2021年1月4日起將不再需要經過所有參與方同意。

先期計畫允許使用者和EPO蒐集在異議程序中使用VICO之經驗。目前，先期計畫的參加者需要獲得所有參與方的同意；然而，程序使用率持續未提升，且未處理之異議案件積案將導致進度延遲，以致失去各方獲得正當程序之機會。經審視，EPO發現獲得所有參與方同意之要求過度限制先期計畫實施。

此外，EPO也正研擬有關透過VICO遞交證據之作法，目前相關草案已交由EPO專利法委員會諮詢意見。進一步，由於歐洲各國分別已採行與Coivd-19有關的因應措施，EPO也公告相關因程序期間衍伸的救濟方式。

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美日合作專利檢索先期計畫 進入第三階段

經由美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)以及日本專利局(Japan Patent Office, JPO)雙方進一步討論，兩局同意進入美日合作檢索先期計畫(US-JP CSP)之第三階段。將於2020年11月起，續行實施兩年[1]。

US-JP CSP是由美國專利商標局(USPTO)以及日本專利局(JPO)合作。計畫中，兩國智慧局審查官會交換專利申請案審查檔案，並分享檢索結果、同初步審查結果與意見，一同提供給申請人。

經歸納，使用此先期計畫會獲得以下效益：

1. 由於兩局早期且同時的提供初步審查結果，可為申請人提升審查與專利權利取得時間資訊的可預測性（申請人無須另外繳交規費）。
2. 兩局審查員交換審查資訊，促進兩局審查結果一致化的可能性，並減少兩局審查員回覆初次審查意見的負擔。進而，申請人能獲得更穩定的專利權利。
3. 藉由JPO提供的初步審查結果（內含引用文獻與前案資料），能減少申請人向USPTO提交資訊揭露聲明書(Initial Information Disclosure, IDS)的負擔。
4. 若有相關連技術申請向JPO提出申請，兩局審查官應在相同期間(Same time period)內，提供申請人初步審查結果。

國際間智慧局合作是近年趨勢，然而實際上，仍應依個別案件需求規劃。兩局之合作計畫內容與專利審查高速公路有部分相似，然而此合作計畫從2014年起便啟動[2]，目標是在實質審查上加深兩局交流。如今，各國智慧局有建立專利加速審查合作，除了審查資訊交換以外，也能獲得程序時間效益。

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英國智慧局提供商標申請前(Pre-apply)服務

藉應用AI技術，新服務將助個人與企業提升商標註冊成功率。10月底，英國智慧局(United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO)發布新的商標申請前(Pre-apply)服務。該服務，是協助個人與企業改善商標申請成功率的線上工具[1]。

特別針對從未申請過，或對商標僅有初步了解的客戶，可以透過該工具獲得以下幫助：

• 確認是否有任何人已經擁有與準備註冊的標識相似的商標
• 辨別是否預期要註冊的商標並不合適，例如包含冒犯性用詞或受保護的符號（如：地理標識）。
• 為預備申請的標識找到正確的商品與服務類別
• 確認將衍伸的預估申請成本

儘管如此，此工具仍不具備提供儲存資料進度、給予法律意見、或完成任何正式商標申請程序之功能。此工具，目的僅在給予準備申請商標的客戶，對提出申請相應的程序有所指引，然而仍不能取代正式的專業服務。

AI應用對行政與法規均帶來影響，未來此工具還會依據客戶的回應並AI技術的提升持續改善。使用者可以藉由UKIPO的商標申請線上填單頁面，連結到申請前(Pre-application)按鈕。目前，此工具才在公開測試階段(Public Beta)，仍在早期開發並會經過調教。

今年9月，UKIPO發布了更大規模的研究發展計劃，預計從環境發展面長期建構AI於智慧財產制度之應用。AI與商標的交集，將以英國1994商標法(Trade Marks Act 1994)與2008商標法施行細則(Trade Marks Rules 2008)為基礎，此外，AI對於商標權可能的侵害行為也將是討論的重點[2]。

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3M透過商標法 打擊疫情下惡意商業活動

過去數個月，由於疫情爆發，全球對於衛生防護關設備需求大量增加。預期中，應帶動相關製造商獲益，然而3M的遭遇卻不是如此。作為N95口罩的最大製造商，4月間3M便對數家公司提起訴訟[1]。

由於全球相關設備需求大量增加，許多業者經由二次銷售、真品平行輸入等方式，供應來自世界各地之醫療設備。其中，3M之N95口罩更被抬高價格至原售價的五倍。對此，3M表示將不會容忍個人或個體欺騙式地(deceptively)盜取3M品牌和商標的名聲。

3M係依據美國聯邦商標法(Lanham Act)提起侵權訴訟。3M指出，將哄抬之價格(Gauged-pricing)與3M品牌相關聯，已經損害到3M品牌名聲，更遑論其對於公共健康之威脅。不過，訴訟僅係3M使用的多種防治策略之一，3M也同時寄出警告信(Cease & Desist)並通知有關政府單位。從3月底開始3M公開其相關產品價格，對抗惡意哄抬物價[2]。

3M公告未來將持續擴充產能，供應全球疫情危機下對醫療物資的需求。6月間，3M更移除超過7,000個販售侵權產品的網站頁面[3]。3M的遭遇並非個案，疫情期間有許多產業的活動均受到影響，對於保護商業秩序與合法的品牌權利，商標法便成為最有力的工具之一。

根據7月3M公布的新聞稿，已經在印第安那對物價哄抬者發出禁制令，其餘仍有17件訴訟在美加進行中[4]。另外，9月中、10月底分別由美國海關、香港海關在芝加哥、香港檢獲數十萬只偽造N95口罩[5]。貿易全球化中，環境變動與危機因應亦不可避免成為國際性問題。

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列舉正確的發明人對專利有影響嗎？

專利法開宗明義鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作[1]。故為創作之發明人，對於發明的形成、保護、利用至關重要。在申請準備時，以提升專利保護品質而言，依專利法之要求仍應妥善注意相關規定，確認提交內容正確性。

發明人(Inventor)是生產創作的媒介。在美國過往先申請制度中，曾有所謂限縮到實務(Reduction to practice)之觀念，即所謂發明(Inventing)，是將一個抽象的概念落實於可以重複操作的應用上，而將此過程完成的人，即可認為系所稱發明之發明人[2]。在我國，專利法第7條中，也特別保護發明人之姓名表示，彰顯其貢獻[3]。

然而，發明人除了在精神上作為發明的代表，更對權利的歸屬有實質的影響。專利法自第5至8條[4]，即規定在不同出資與雇傭關係，發明人可以享有之相關權利與利益。原則上若去除其他考量，依法發明人即是專利申請權人與專利權人；不過，儘管通常職場上屬於僱傭關係，專利法也保護發明人應能享受相關權益[5]。

因此，發明人於雖不若專利權人、專利申請權人，直接關係權利之申請決策、授權、設質等應用；發明人卻影響到誰是合法的專利權人、專利申請權人；於此，發明人之正確性將不僅僅在於表彰姓名。依專利法第35條，若提出專利申請之人並非合法的專利申請權人，在舉發撤銷後，申請日仍可被正確的申請權人承襲。

簡言之，確認發明人之正確性是申請專利前的重要準備之一。如審查基準第一篇第三章指出，對於發明人之正確性，仍應由申請案之申請人自負相關法律責任。然而申請後仍有機會更正，惟依據審查基準更正發明人，發明人之異動除須經過其他發明人簽署同意外，若為誤繕者仍應檢附誤繕之原因。

為避免後續衍生在權利申情過程、實施與應用上之不確定性，若有同時在美國申請專利者，亦或可參美國審查基準規定，以至少對發明概念有貢獻作為標準[6]。眾律國際法律事務所累積多年智財布局、權利維護與國際商務法律經驗，為您的全球布局提供專業、精準之建議。

一、案例：

某天，遠飄在中國工作的小花，在下班回家路上經過一條小河，發現有人溺水，於是急忙地抓了一根竹竿丟給溺水者，拉到一半時，發現是反目成仇的昔日同事小草，一氣之下，小花放開了竹竿，轉身離去。小草因而溺斃死亡。試問：小花需對小草的死亡承擔責任嗎？

二、分析：

中國刑法學相關理論上的不作為犯罪，是指行為人違反法律直接專門規定，負有法定義屬務而拒絕履行（應為、能為、不為），情節嚴重或情節惡劣的行為。 簡言之，對於受難之人本來沒有救助義務，如果發現了卻不救助、徑自走開見死不救的行為並不會承擔責任。但是，如果選擇救人，從施救開始，就相當於自願承擔起了救助義務，只能讓其風險降低而不能增加。換句話說，在選擇救助之後，但因某種原因「半途而廢」，等於使被救助人從有人救助的風險增加到了無人救助的風險。這樣的情況下，就可能構成不作為犯罪。比如甲好心將棄嬰抱回家中，撫養多日後反悔，便趁夜黑風高將棄嬰在放回原處，期待被其他好心人帶回家撫養，但後棄嬰因此（被凍死）又陷入新的危險。如果，甲當時看到棄嬰，選擇不救助，並不會被認定為不作為犯罪; 但甲選擇救助了，就必須盡力救到底，不能半途而廢，甲成立不作為犯罪。同理，本案中小花拉竹竿拉到一半，發現自己救的人是仇人小草，又放開了竹竿，小草因此又陷入新的危險而溺水死亡。而小花沒有任何正當理由阻卻行為或責任，小花應視為有不作為殺人故意。

三、結論：

小花選擇了丟竹竿救溺水中的小草，相當於自願承擔起了救助義務，就要盡全力救助到底，而小花半途而廢，構成不作為殺人犯罪。

參考資料來源：

中國《刑法》

張明楷：《刑法學》

由於智慧財產權侵權訴訟專業性強、耗時長以及成本高等因素，往往讓權利人望而生畏、卻步。近年，許多國家開始嘗試以仲裁作為解決智慧財產覺糾紛的替代方式。為促進使用與保護智慧產權的國際專門組織World Intellectual Property Organization（以下簡稱WIPO), 在其WIPO仲裁與調解中心也提供時間和成本效益高的替代性爭議解決方式，其中，WIPO的非訴訟糾紛解決方式（Alternative Dispute Resolution or ADR）（以下簡稱ADR）有者專業性、中立性、保密性、終局性以及可執行性等以下特點與優勢：

首先，通過ADR當事人可以同意在單一程序中解決涉及受多個不同國家保護的智慧財產權的爭議，從而避免了多國訴訟的費用和複雜性，以及結果不一致的風險。其次，ADR的中立性可以對雙方當事人的法律、語言和制度文化保持中立，從而避免一方當事人在法院訴訟中可能享有的本國法院優勢。此外，ADR程序是不公開的。因此，當事人可以同意對訴訟程序和任何結果進行保密，使雙方能夠專注於爭議核心問題，而不必擔心其對公眾的影響，尤其是在涉及商業聲譽和商業秘密的情況下，此點顯得格外特別重要。最後，ADR有著判決終局性和可執行性的一大特點。因仲裁裁決與法院裁決不同，法院裁決通常可以通過一輪或多輪訴訟進行抗辯，而仲裁裁決通常不能上訴。加上1958年的《聯合國承認及執行外國仲裁裁決公約》（又稱《紐約公約》）規定，仲裁裁決與國內法院判決同等承認，而不對案情進行審查。因此，極大地促進了裁決的跨國執行。

當然，非訴訟糾紛解決方式並不是一項適合所有智慧財產權侵權糾紛的途徑，有些時候法院訴訟比非訴訟糾紛解決方式更可取。因此，當事人應按個案需求綜合考量，以便選擇最合適的爭議解決方式。

參考資料來源：

https://www.wipo.int/amc/en/

一、案例：

在中國辛苦搬磚工作多年，小花決定用10萬購買一隻新錶犒賞自己。數個月之後，其同事小草因薪水微薄負擔不起而提出借來戴過乾癮，小花同意。小草借用了後數週不歸還，小花礙於情面，一直未討回。某天午休，小花經過小草的辦公室座位，見小草將該錶放在桌上，趁小草不在，小花將手錶取回。下午，小草將手錶丟失之事告訴小花，並提出用8萬塊予以賠償。小花故意隱瞞實情，並收下8萬。後小花又以6萬價格將該手錶偷偷賣給了小樹。

試問：小花的行為是否構成竊盜罪？

二、分析：

本案存在的問題是竊取屬於自己的物品是否構成盜竊罪？中國《刑法》規定盜竊罪是違反被害人意志取得財產的犯罪，行為人在法律上佔有的財物而事實上由他人佔有時，仍然可以成為盜竊罪的對象。例如，甲將手機送給乙維修，甲在法律上佔有手機; 但當該手機送修時由乙成為事實上的佔有人，甲在未告知乙的情況下，秘密將手機偷回，仍然構成盜竊罪。換言之，本案中小花雖是在法律上為手錶的所有權人，但因借給小草由其為事實上的佔有人。小花趁小草不在拿走，小草以為手錶遺失付給小花8萬當作賠償，事實上小花盜竊的是小草「8萬賠償」。小花偷竊行應視為侵犯小草的財產權利，成立盜竊罪。

另一個問題是，小花隱瞞將該錶取回的行為構不構成詐騙罪？根據中國《刑法》，詐騙罪（既遂）在客觀上必須表現為一個特定的行為發展過程：1. 行為人實施欺騙行為 2. 對方產生或者繼續維持認識錯誤 3.對方基於認識錯誤處分（或交付）財產 4. 行為人獲得或者使第三者獲得財產 5. 被害人遭受財產損失。詐騙罪關鍵在於受騙人是否基於認識錯誤處分（交付）財產。在此，本案中不存在認識錯誤的問題。對於小草而言，其遭受損失是小花竊取自己手錶的行為造成的，並不是實施欺騙（隱瞞將該錶取回）行為造成的，小草實際上認為手錶是真的遺失了。因此，不成立詐騙罪。

三、結論

小花竊回借給小草手錶的行為成立盜竊罪。

參考資料來源：

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Dr. Kuo-Hua Fan

Author, World Trademark Review International Correspondence

PhD, China University of Political Science and Law (CUPL)

 LLM-IP & Business, University of California Berkeley  (UC Berkeley)

Bachelor, Economics & Financial Law, National Taiwan University

Zoomlaw introduce you ‘Understanding the legal system and how to seek remedies for trademark-related issues in Taiwan’ now, on World Trademark Review (WTR). When it comes to filing a lawsuit or applying for arbitration in trademark cases in Taiwan, brand owners may be unsure as to how best to proceed. Fortunately, experts have provided clarity on the multiple pathways to enforcing rights in the country.

Dr. Kuo-Hua Fan, founder of Zoomlaw, exclusively, is the International Correspondent of WTR on Taiwanese Trademark Issues since 2020. For international business, it’s always important to secure rights among jurisdictions in a timely manner; nevertheless, each jurisdiction pertains distinctive barrier for new entrants.