眾律國際法律事務所

簡介審查意見通知

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-12

一、前言

在逐項審查申請案後，如判斷有不准專利事由，將會發給審查意見通知，此時申請人必須據以申復答辯，以利於後續專利權之取得。根據專利審查基準，說明審查意見通知如下。

二、審查意見通知

根據專利審查基準，申請案經審查認定有不准專利事由時，應於審查意見中儘可能將所有不准專利事由及暫無之請求項通知申請人，若有檢索報告應一併檢附，使申請人得依據審查意見通知提出“申復或修正”。

常見不准專利事由：

1. 不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的。

2. 不具產業利用性、不具新穎性、不具進步性。

3. 不具發明單一性。

4. 不符記載要件、不符先申請原則、不符擬制喪失新穎性要件。

5. 分割導入新事項、修正導入新事項、改請導入新事項。

6. 補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

三、最後通知

最後通知制度之設計目的，有效依據先前審查結果，使申請人得於進一步修正申請專利範圍；儘速克服不准專利事由，並達迅速審結效果。當接獲審查意見通知後得進行修正，主要參照審查意見通知所記載之引證文件，於說明書所支持的前提下進行適當之修正。

若申請人提出之申復或修正，其結果：

1. 如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予“核准審定”。

2. 如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，應予“核駁審定”。

3. 已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須再通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。

申請人如一再變動已審查之申請專利範圍，必須對該變動後之申請專利範圍重新進行檢索及審查，造成程序延宕難使審查順利進行，故設有最後通知之規定。最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，所以在發給最後通知前，需考慮是否已給予適切修正之機會。

不得發給最後通知之情況：

1. 如有漏未通知之不准專利事由。

2. 先前審查意見不當。

四、最後通知之態樣

(1) 發給最後通知

1. 已克服先前審查意見通知中不准專利事由，因修正而產生新的不准專利事由，須進一步申復或修正之通知；

2. 若新的不准專利事由是歸責於申請人者，即可發給最後通知。

(2) 不發給最後通知

審查人員歸責之兩種情況：

1. 經發給審查意見通知並經申復、修正後，審查認定仍有不准專利事由，且該事由是先前審查意見漏未通知。

2. 先前審查意見不當，但仍有不准專利事由、而應再次發給審查意見通知。

上述審查人員歸責，即使第二次之後的審查意見通知、或先前已發給最後通知，仍應發給審查意見通知。

五、結語

審查意見通知屬於專利申請中流程之一，詳細瞭解審查內容後、並做出申復或修正，且同時符合專利法各項規定後，即朝專利權取得之下一步邁進。

參考

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1