眾律國際法律事務所

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2018年新竹地方法院第一屆全球科技法律論壇

論全球營業秘密保護及專利訴訟實務

論壇時間：2018年12月7日

報名詳情請看:http://https://www.surveycake.com/s/dV8mO

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-04

一、前言

傳統上，廠商為了快速取得專利權以保障其權利，會同時申請新型與發明審查；相較於發明專利較長的審查時間，專利審理是18個月開始才對外公開，但新型只需4個月即可核准，意思可提前14個月公開以保障廠商自身權利，所以許多廠商採取「一案兩請」方式。

二、專利法第三十二條

1.      同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請

        時分別聲明；

2.      其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請

        人限期擇一；

3.      申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。

4.      申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之

         日消滅。

5.      發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

由於申請條件其型態，共區分為“不同人不同日、不同人同日、同人不同日、及同人同日”申請等四種可能，因為各國採取不一故也產生不同「權利併存、權利接續」的後續問題。然而，我國採用所謂「權利接續制」，所以申請時限定申請人於同時申請時必須聲明具「一案兩請」之情形，符合法規並保障申請人權益。若申請人擇定發明專利的話，其創作可以先以新型專利權保護之，然後發明專利公告後，再以發明專利權保護之，在法律保護上具有延續之效果，故稱之為「權利接續」。

三、一案兩請與權利接續制的要件

1.          申請人必須同一人。

2.          申請時間必須為同日。

3.          申請標的必須就相同創作，申請一發明一新型。

4.          申請人應於申請時分別聲明，其就相同創作，於同日分別申請發明專

            利及新型專利。

5.          新型專利權並未當然消滅或撤銷確定。

四、權利擇一

同人同日對相同創作，分別申請發明及新型專利後，由於新型採形式審查而發明採實體審查，之後可能必須面對先後賦予不同專利權利間之問題而選擇。

        1.          取得發明專利權前：

通知申請人必須選擇其中之一，可以選擇新型專利權；但如果選擇發明專利權者，則其已獲得之新型專利權視為自始不存在，意思即喪失新型專利權。

 2.          取得發明專利權之同時：

使新型專利權終止，而達到權利接續的效果，發明專利權。

 因此，選擇新型或發明之專利權情況稱「權利擇一」，法律上具有延續保障之效果稱為「權利接續」。

五、結語

為求得最大保障利益，可以藉一案兩請方式申請專利，但最終仍只能選擇一新型或發明之專利權保護。

參考

專利法

專利法逐條釋義 103.6.13 版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1