眾律國際法律事務所

專利申請之修正案

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-09

一、前言：

專利專責機關於審查和再審查發明專利的階段時，得依申請或依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。

二、修正案的限制：

1. 於審定前或再審定前為之。

2.申請人僅得以在通知之期間內修正。

3.修正申請專利範圍：(1)請求項之刪除。(2)申請專利範圍之減縮。(3)誤記之訂正。(4)不明瞭記載之釋明。

三、我國專利法第四十三條和四十九條規定，於審查和再審查發明專利的階段時，申請人可以主動申請修正說明書、申請專利範圍或圖式，專利專責機關也可以依職權通知申請人在限定的期間內作修正。

申請案於審定前，雖然對於取得申請日之原說明書、申請專利範圍或圖式得進行修正，但是不可以增加未揭露的事項，也就是說，不能夠增加新事項 (new matter)。若是先提出外文本再提出中文本的申請案，則可提出誤譯之訂正的修正案。如修正本沒有增加新事項，視同申請階段所提出，之後審查均依照修正本。

已通知限期申復者，申請人僅得於指定期間內修正。專利專責機關對申請案已進行實體審查後，為避免申請人一再提出修正致延宕審查時程，故通知申復，申請人僅得於審查意見通知函所載指定期間內提出修正，唯獨不另外加限制申請人在該指定期間內提出修正的次數。

專利專責機關認為有必要時，可以進行最後的通知。當申請人接獲最後通知後，所提出之申復或修正內容，不能任意變動已審查過之申請專利範圍，如此一方面不會浪費原已投入之審查人力，達到迅速審查之效果，他方面能保持各申請案間之公平性。

申請人所提出之申復或修正，如克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，且無其他不准專利事由者，應予核准審定。如仍無法克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，得作成核駁審定。此外，若申請人雖已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，仍須通知申請人申復或修正時，得發給最後通知。由於最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，故在發給最後通知前，應考慮是否已給予申請人適切修正之機會，如先前審查意見不當，或仍有漏未通知之不准專利事由，即不得發給最後通知；經申請人修正後，雖克服審查意見通知指出之全部不准專利事由，惟審查時另發現先前審查意見未通知之不符記載要件情事，該情事經由誤記訂正或不明瞭記載之釋明，簡單修正請求項即可克服者，為避免申請人於修正後另產生其他不予專利事由而延宕審查時程，亦得逕為最後通知，以簡化後續審查程序；另於得作成核駁審定之情形中，如認發給最後通知亦不致延宕審查時程者，得先不作成核駁審定，而發給最後通知以給予申請人再次修正之機會。

發給最後通知後，申請專利範圍之修正須符合請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記之訂正及不明瞭記載之釋明等限制事項。

申請人所為之修正，如違反修正期間或最後通知後之修正限制者，專利專責機關得逕予審定，並於審定書中敘明不接受修正之事由，不單獨作成准駁之處分，申請人如有不服，仍得以審定之結果提起救濟。申請人如僅違反修正期間，基於限制修正期間之目的在於避免延宕審查時程，倘逾限提出之修正，係對應審查理由或僅為形式上之小錯誤，可為審查人員接受者，該逾限提出之修正仍有受理之可能。

為避免因分割申請而對相同內容重複進行審查程序，專利專責機關針對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知函後，對於原申請案或各分割後之申請案其中任一案件應發給之審查意見通知函內容，如與已發給之審查意見內容相同者，得對於各該申請案逕為最後通知。

參考資料:

1. 1.      中華民國專利法。
2. 2.      經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)。